EL NOMBRE COMERCIAL COMO SIGNO DISTINTIVO.

I. EL DERECHO MERCANTIL, LA EMPRESA  Y SUS ELEMENTOS.

            No puedo abordar el tema del nombre comercial, sin referirme previamente a la empresa y por consiguiente al Derecho Mercantil. Como señalaba en Capitulo I de este estudio, el Derecho es uno y se divide en varias ramas únicamente para su estudio. Considerar al Derecho como ciencia y no pensar en su unidad, traería consigo para el estudioso del mismo serios problemas para su conocimiento y profundización. Con la observación anterior, se puede decir que una de las ramas del Derecho es el Derecho Mercantil, y es a través de este que se estudia La empresa.

            Existen pues, tantos conceptos de Derecho Mercantil, como autores, pero se puede decir de éste que su contenido son [1] “los principios doctrinales, legislación y usos que reglan las relaciones jurídicas particulares que surgen de los actos y contratos de cambio, realizados con ánimo de lucro por las personas que del comercio hace su profesión”

            En las primeras etapas el  derecho mercantil no existía como tal y es por esto que al leer la historia de su evolución nos encontramos con que en el Derecho Romano no existía propiamente el Derecho Mercantil, sino que dentro de las normas civiles existían ciertas regulaciones de índole comercial.  En la Edad Antigua, era una rama que era propia de los comerciantes, su principal desarrollo se da en la Edad Media con el surgimiento de los comerciantes y mercaderes y de las corporaciones propiamente dichas, siendo el Código de Napoleón un punto de partida fundamental en esta rama del Derecho.  Hoy en día el Derecho mercantil se encuentra mucho más desarrollado y nadie puede negar su constante evolución, por ello bien se afirma que en este campo es el Derecho el que sigue a los hechos, puesto que los comerciantes en sus formas de contratación y usos de comercio van más adelante que los propios legisladores. En este contexto, es que surge la relación entre empresa, empresarios y consumidores; y junto a ellos una serie de regulaciones que buscan proteger no solo la labor innovadora del empresario y su empresa al desarrollar la producción, comercialización y venta de los productos y servicios, sino que también paralelo a ello la protección de los derechos que dentro de este contexto surgen, siendo algunos ejemplos que cada empresario desea que le sea protegida su marca, nombre comercial, modelos de utilidad, su know-how entre otros; y por otra parte como ya he mencionado aparecen en la escena el consumidor que desea que los productos y servicios que consume estén garantizados y no exista posibilidad alguna de sea inducido a confusión.

            Por las razones antes señaladas y otras muchas que tienen su origen dentro del mercado, apareció la  necesidad de proteger los signos distintivos de las distintas empresas para diferenciar los productos o servicios de una frente a los productos y servicios de otra y evitar así la confusión del consumidor, de allí  surge, si se quiere ver así, otra rama del Derecho Mercantil que tiene que ver con la propiedad industrial, a la que ya me referí en capítulos anteriores.

El contexto dentro del cual se desarrolla la presente investigación es precisamente dentro del ámbito del derecho mercantil, y partiendo de la base de la empresa como titular de un nombre comercial y titular de marcas, ambos como signos distintivos el primero como indicaré posteriormente que identifica a la empresa y el segundo para distinguir productos o servicios.

            Por esta razón es sumamente importante contextualizar el concepto de empresa.  Se analizará entonces, el concepto de Empresa desde el punto de vista de la ciencia Jurídica o el Derecho, por supuesto sin que ello signifique no abordar conceptos de Empresa desde la perspectiva de otras ramas de la ciencia.

            Desde el punto de vista de la gramática del idioma español, entendida la gramática como la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones, la Empresa se debe conceptualizar como la [2] “Acción de emprender y cosa que se emprende”, es generar o promover, es producir “algo”, es ir tras un fin. Para esta rama de la ciencia la Empresa tiene un significado que trasmite una idea de movimiento; el emprender implica una causa que va destinada a un efecto, es esa “acción” la que genera una cadena de causas y efectos. Alguien “emprende” para conseguir un fin, nadie actúa sin perseguir un objetivo final.

            La empresa enfocada desde la Economía es la [3]”Unidad económica de producción de bienes y servicios”. El concepto contiene dos puntos importantes de señalar, como primer punto, establece que es una “unidad económica”, es decir un conjunto de varias partes heterogéneas y estrictamente unidas que forman un coordinado. Dentro de ese conjunto por citar algunos ejemplos, se podrían incluir las marcas, el know how, las patentes, los servicios, la fama comercial, el nombre comercial, etc. Todos los ejemplos anteriores, unidos forman un conjunto, que no tendría sentido que fueran parte de un todo, sin un fin determinado. Precisamente, el segundo punto a destacar del concepto económico, es que  menciona que el fin de esa unidad es: la producción de bienes y servicios.   

Desde el punto de la economía, existen distintos conceptos de empresa, pero [4] ”cualquiera que sea el concepto que se tenga de empresa, ésta se nos ofrece como una unidad económica y contable, en cuanto organización concreta de los factores de producción para obtener una producción determinada, y en cuanto a visión definida de su marcha económica en un período determinado”.

La Empresa para la economía es [5] “un organismo que se propone producir para el mercado determinados bienes o servicios, con independencia financiera de todo organismo”. En otras palabras, pero en el mismo sentido, la empresa es un conjunto de bienes y servicios económicamente complementarios de la finalidad de lucro, en donde esos bienes y servicios, se complementan precisamente para la producción de determinadas ganancias. La Empresa, no es una organización, con fines productivos, de múltiples elementos que en armonía con un criterio empírico pueden respectivamente agruparse en bienes, servicios y relaciones económicas.

            La sociología, estudia a la Empresa dentro de la sociedad, y al respecto se señala que[6] “ la empresa ha evolucionado desde ser un lugar donde el capital prevalece sobre el trabajo y luego una organización en que el poder económico se ejerce a través de ella y en la cual el dirigente no es ya solamente el capitalista, sino también el que dirige, administra, coordina, integra y mantiene la organización, hasta ser una institución política, a la vez centro de decisión y lugar de negociaciones sociales que tratan sobre relaciones entre el progreso técnico económico y la mejora de las condiciones sociales de vida y trabajo de los asalariados”. Desde la sociología como ciencia de la sociedad, la Empresa es analizada desde una perspectiva muy propia de esta rama del conocimiento, vale recordar por ejemplo que el sociólogo se enfoca sobre la estructura y cambios sociales, emplea la conciencia, la imaginación, la practica; y examina las suposiciones no fundadas. También emplea procedimientos o técnicas de investigación particulares, pero sirva la cita anterior, para tener un ejemplo de cómo la Empresa es enfocada desde esta rama de la ciencia. Y es más hoy en día, la empresa como entidad no deja de ser un centro de formación de las personas y por ello tiene una estrecha relación con la familia.

             Con los antecedentes conceptuales señalados anteriormente, ahora abordaré el concepto jurídico de la Empresa, puesto que no podemos entender las marcas y los nombres comerciales, sin entender a profundidad el por qué de su existencia y su razón de ser dentro de la empresa misma. El punto de partida en propiedad Industrial es la empresa, y es en este ámbito en el que se desarrollará la investigación. Existen varias teorías que buscan determinar la naturaleza y concepto de la empresa, entre ellas se encuentran las siguientes:

a) Teorías Unitarias. Estas teorías tienen su fundamento en la unidad de trato de la empresa. Es al amparo de estas teorías que se dice que la empresa es un patrimonio separado, es decir, [7]“un conjunto de bienes que en interés de un determinado fin y particularmente de la responsabilidad por deudas, es tratado en ciertos aspectos como un todo distinto del resto del patrimonio, o bien un patrimonio fin o de afectación.”  Al respecto, es oportuno mencionar que la misma no es sostenible a la luz del Derecho Guatemalteco, toda vez que en nuestro Derecho no hay patrimonios sin sujeto. Un patrimonio, además no es necesariamente una unidad económica y jurídica.

b)  Teorías de la Personificación de la Empresa. Existen teorías que consideran a la empresa como una persona. En nuestro derecho, aunque si bien es cierto en algunas ocasiones, existen personas jurídicas que son propietarias de empresas (Por ejemplo, una sociedad anónima, puede ser propietaria de varias empresas), la teoría encuentra un tropiezo en nuestra legislación, ya que de conformidad con el artículo 665 del Código de Comercio, la empresa mercantil se reputa como bien mueble, al regular en el segundo párrafo:  “(…)La empresa mercantil será reputada como un bien mueble.”

Si se analiza detenidamente esta teoría se puede concluir que  para los seguidores de la misma, la empresa no es un mero conjunto de medios de producción, sino una entidad con propio nombre (nombre comercial), caracteres, vida, funciones y crédito; es decir, un sujeto, una persona jurídica.  La principal objeción que se le ha formulado a esta doctrina es la de que resulta incongruente que la empresa, siendo sujeto de derecho, sea al mismo tiempo objeto del mismo. Y es que [8] “algunas legislaciones –la española, por ejemplo- al no tener un régimen preciso sobre la empresa, suelen darle un carácter subjetivo, diciendo que es un persona jurídica. Afortunadamente los autores del Código de Comercio vigente en Guatemala fueron precisos al establecer la naturaleza jurídica de la empresa y no deja lugar a ninguna duda: la empresa mercantil es un bien mueble. Como tal, se le ubica dentro del libro que trata de las cosas mercantiles, término que en el Derecho Mercantil se usa como sustituto de la palabra mueble del Derecho Civil.”  

Además modernamente, a causa de la confusión entre empresa y sociedad mercantil, podría pensarse en un renacer de la doctrina de la personificación de la empresa, ya que al ser confundida la empresa con la sociedad, la personalidad jurídica atribuida a ésta se extiende a la empresa misma.  Se olvida así que la sociedad, como empresario que es, no puede ser confundida con la empresa.

c) Teorías de la Universalidad de la Empresa.    Estas teorías conciben a la empresa como una universitas. En otras palabras, éstas la conciben como un conjunto, como un todo, se puede decir que para éstas la universitas supone [9] “una pluralidad de objetos efectivos de derechos que constituyen un conjunto, y que el ordenamiento jurídico lo considere subespecie universitatis, dándole un tratamiento jurídico unitario adecuado”. Pareciera ser que este es el sentido de nuestra legislación, ya que el artículo 665 del Código de Comercio regula, que se entiende por empresa mercantil “el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados”, por lo que bien podría afirmarse que el legislador guatemalteco en parte se apoya en esta teoría cuando regula a  la empresa.

d) Teorías inmateriales. Estas teorías tratan de explicar la empresa como algo intangible, “algo que no se puede percibir pero existe”, se entiende al amparo de estas teorías a la empresa como base a la que los demás elementos de la empresa están unidos en una relación de pertenencia. Estas teorías enfocan a la empresa como una “idea”, en la cual se interrelacionan aspectos como trabajo, organización, clientela, etc. Esta teoría no es compatible con el Código de Comercio Guatemalteco que regula a la empresa como un bien mueble.

e) Teorías Atómicas.  Los seguidores de estas teorías estiman que la empresa no se puede concebir como un “todo”, sino que al igual que un átomo ésta se descompone en diversos elementos. Por ello se dice que para los seguidores de esta teoría cuando se habla de empresa [10]“no cabe una consideración unitaria de la empresa, de manera que ésta se descomponga en sus diversos elementos, sin que quepan operaciones jurídicas unitarias sobre la misma.” Al respecto es oportuno comentar que la legislación guatemalteca sí considera a la empresa como un todo, lo cual se desprende de lo que establece el artículo 655 del Código de Comercio, cuando reputa a la empresa mercantil como un conjunto, y conjunto es  una [11] “agrupación de varios elementos en un todo”, por lo que no cabe duda que esta teoría no es la que sigue el legislador guatemalteco.

            Después de analizar las teorías es oportuno desarrollar cuál de las teorías es la que de mejor forma explica lo que se debe entender por “empresa mercantil” a la luz de la legislación guatemalteca. En primer lugar, es necesario partir del punto de que en lo que a la empresa se refiere, todo ese conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, van destinados a un fin, por lo que la pregunta [12] “no es si la empresa es una cosa, sino si el conjunto de cosas económicamente coordinadas tiene realce y trascendencia jurídicas; es decir, si el común destino económico da mayor valor a la conexión teleológica de esos elementos”. Al respecto, considero que depende del fin por el cual se da esa unión si se está ante una empresa mercantil o no, en otras palabras para entender la empresa se debe analizar principalmente, el fin que se persigue con la combinación de elementos. En función del fin que tenga esa combinación de elementos se podrá determinar si se le puede dar la calificación jurídica de empresa o no. Para que se pueda decir que es empresa, esa combinación de elementos debe tener como fin producir un lucro dentro de un mercado determinado.

            En el caso especifico de Guatemala, el legislador siguió la teoría de la universalidad, ya que esta teoría como se señaló, es la que explica de mejor manera la empresa como unidad del destino; es decir explica que la unidad de la empresa solo puede ser entendida si se parte del fin que se busca con la agrupación de los elementos. Por lo tanto tendrá la calificación jurídica de empresa aquella agrupación de elementos que a la luz del artículo 655 del código de Comercio tenga como fin la producción de un lucro. Haciendo la salvedad también de que la empresa en nuestra legislación es una “cosa mercantil “ tal y como lo establece el artículo 4, inciso 2 del Código de Comercio.

            La empresa se encuentra regulada en Guatemala, en el Código de Comercio, el cual considera a la empresa como una unidad integrada por sus diversos elementos, sin que éstos pierdan su individualidad. Nuestro Código de Comercio regula la empresa en el artículo 4 cuyo epígrafe señala “Cosas Mercantiles”, y establece en su parte conducente que “Son cosas mercantiles: (…) 2º. La empresa mercantil y sus elementos”, la norma anterior es preciso complementarla con el artículo 1 del mismo cuerpo legal que establece que “Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, se regirán por las disposiciones de este Código y en su defecto, por las del Derecho Civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el Derecho Mercantil.”

            Es obvio  que nuestra legislación regula a la empresa como una “cosa”, a la cual le añade el calificativo de mercantil, se puede advertir que al regular “la empresa y sus elementos” y que es “una de las cosas mercantiles”, nuestro derecho considera a la misma como un “todo”, pareciera ser que la regula considerándola como un organismo unitario.

            Interesante, resulta pues, analizar la empresa, al amparo de la protección de la organización como creación intelectual del empresario, y es que [13] “ el Código de Comercio protege a la empresa como creación artística del empresario, al considerar como signos distintivos de ella los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes de invención; al proteger a la libre competencia y en especial al considerar como actos de competencia desleal perjudicar a un empresario mediante el “uso indebido o imitación de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos” y la “propagación de noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa” (Articulo 363 inciso 2° C. de Com.).”  Es fácil advertir que la empresa es más que una unidad económica, y es que en su conjunto contiene aspectos como los mencionados anteriormente, que indudablemente aparte del valor económico que los mismos tienen, conllevan los llamados derechos de propiedad industrial, por ello es que al pensar en empresa, se ha de considerar necesariamente todos estos aspectos.

Habiendo revisado detenidamente nuestra legislación se puede concluir que en nuestro ordenamiento jurídico-mercantil se dan con nitidez los datos necesarios para la existencia de la definición jurídica de empresa.  A esto cabe agregar que el Código de Comercio nos da de manera expresa la definición por él adoptado y al efecto dice: “Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios” (Articulo 655).”

En conclusión, nuestro ordenamiento jurídico mercantil, regula a la empresa sobre la base de los principios de unidad y de conservación y se regula como cosa mueble.

Era necesario definir con tal precisión lo que se debe entender como empresa, puesto que el nombre comercial, es con el que se identifica y distingue a una empresa.  De allí la importancia y la razón por la cual nuestra legislación protege el derecho exclusivo sobre un nombre comercial que se adquiere por primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa.

II. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL.

La empresa mercantil tiene un signo denominativo o mixto con el que se identifica y se distingue, el cual se denomina nombre comercial.  El nombre comercial como bien indicaba el Convenio Centroamericano Para la Protección del Nombre Comercial, es el nombre propio o de fantasía con el cual se identifica una empresa o establecimiento. 

En la Ley de Propiedad Industrial, el legislador en la terminología para efectos de la ley indica que se entiende como nombre comercial “un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.”

            El nombre comercial identifica a una empresa como unidad, tal y como lo he indicado anteriormente y es aquí donde radica la importancia de su protección, puesto que [14] “el empresario o comerciante individual, tiene interés en poder utilizar un nombre, que sea distinto del suyo civil, cuando ha creado o adquiere una empresa o establecimiento que posee una clientela y un prestigio ante los proveedores.  Los que contratan con esa empresa o establecimiento necesitan también saber a qué atenerse y estar seguros que no se hace una utilización arbitraria del nombre (…)”, de manera pues que el nombre comercial viene  a identificar y distinguir a una empresa de otra.  Su función principal es identificar y distinguir de otra, a una empresa mercantil,  a un establecimiento mercantil o a una entidad, de tal manera, que puede identificar [15] “(…) tanto a la empresa mercantil concebida como el conjunto de elementos materiales y valores incorpóreos que el comerciante coordina para obtener su fin principal, como al local comercial propiamente dicho, donde se establece la empresa (…)”. 

El Código de Comercio de Guatemala reputa al nombre comercial, como una cosa mercantil y como un valor incorpóreo de la empresa mercantil.  El nombre comercial, efectivamente forma parte de uno de los elementos intangibles de la empresa, es decir, no se puede tocar o percibir, aunque se manifieste en cosas perceptibles que lo representan.  Y es que en el artículo 4 del Código de Comercio  establece que son cosas mercantiles la empresa y sus elementos. Por otra parte, el artículo 665 del mismo cuerpo legal al definir lo que es empresa, indica que es el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro o de manera sistemática, bienes o servicios.   Al mencionar el legislador esos valores incorpóreos, es allí donde se debe incluir el nombre comercial.  Al tratar el tema de la empresa vimos lo que esta es y significa y a pesar de las diversas teorías analizadas y de los conceptos citados, en estos, en mi opinión no se logra trasladar el alto valor económico que hay detrás de ese nombre comercial.  El legislador trató en el artículo 657 del Código de Comercio de  incluir los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta en los contratos relativos a la empresa y aunque cita algunos de sus elementos, con la evolución que ha tenido el Derecho Mercantil, considero que no logra cubrir todos, pero si es rescatable resaltar que en el literal tercero de dicha norma se indica que el nombre comercial y los demás signos distintivos de  la empresa y del establecimientos son elementos de la empresa.  Esta es la razón por la que [16] “el Código de Comercio de Guatemala, al tratar el nombre comercial, como una cosa mercantil y como un valor incorpóreo de la empresa mercantil (…), determina su naturaleza jurídica, por lo que podemos afirmar que se trata de un Valor incorpóreo, entendiendo como tal, aquel que no puede tocarse o percibirse, aunque se manifieste en cosas perceptibles que lo representan; y como tal, podemos reputarlo, un bien mueble.” 

Habiendo quedado claro qué es el nombre comercial y qué protege es de suma importancia para la investigación, establecer las diferencias que existen entre el nombre comercial y la marca.  Existen varias diferencias, sin embargo, se considera que tanto el nombre comercial como la marca son signos distintivos y pueden tener muchas similitudes, pero debe indicarse [17] “que la principal diferencia entre estos dos signos distintivos, es que el nombre comercial, (…) distingue básicamente una empresa mercantil o una entidad, para que ésta  no sea confundida con otra que se dedica al mismo giro o actividad comercial, en tanto que la marca, (…) distingue productos fabricados o distribuidos por un comerciante así como servicios prestados por éste, de los productos o servicios idénticos o similares, fabricados o distribuidos, y prestados por otro comerciante.  Otra diferencia importante, es que el registro del nombre comercial, es declarativo y por lo tanto, optativo, en tanto que el registro de la marca, es atributivo y por lo tanto, con excepciones específicas en la ley, obligatorio para que el signo goce de protección.  (…)  otra diferencia importante, es que el registro de un nombre comercial tiene vigencia indefinida, a menos que se de la clausura del establecimiento  o la suspensión de actividades de la empresa, por más de seis meses, caso en el cual terminará el derecho exclusivo sobre el mismo; en tanto que el registro de una marca, tiene vigencia de diez años, prorrogable por períodos iguales, si se llenan los requisitos pertinentes.”   A algunas de estas diferencias me referiré con más profundidad posteriormente, pero era importante mencionarlas en este momento, para enfatizar que el nombre comercial y la marca son dos signos distintivos, que constituyen elementos de la empresa, pero que identifican y protegen distintos aspectos.

III. EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROCEDIMIENTO.

En Guatemala, por disposición expresa de la Ley de Propiedad Industrial, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa, establecimiento o entidad que identifica.  La anterior disposición se encuentra contenida en el artículo 71 de la ley.  De manera que, no es necesario el registro de este signo distintivo en el Registro de la Propiedad Intelectual para gozar de los derechos que la ley confiere al titular del nombre comercial.  La inscripción del nombre comercial es optativa, ya que si el titular lo desea “puede” solicitar su inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual.  Es oportuno comentar que si bien es cierto el nombre comercial no es necesaria su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, también lo es, que al momento de inscribir una empresa en el Registro Mercantil, necesariamente se debe colocar para efectos de la patente de comercio dee empresa un nombre comercial.  En mi opinión toda empresa que está en la formalidad desde el momento mismo de su inscripción en el Registro Mercantil, ya cuenta con un nombre comercial registrado, la gran mayoría de empresas en Guatemala, no registran su nombre comercial en el Registro de la Propiedad Intelectual, pero sí cuentan con una patente de comercio de empresa y por lo mismo, cuentan con un nombre comercial registrado ante el Registro Mercantil. 

El anterior comentario, viene a colación con el único objeto de señalar de que aunque no sea necesario el registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Intelectual, en Guatemala media vez existe una empresa ésta ya tiene un nombre comercial registrado. Alguien me podría formular la interrogante de qué sucede con una empresa que no está registrada en el Registro Mercantil.  La respuesta sería que existiría como unidad económica, pero no como empresa desde el punto de vista jurídico, y por lo tanto no podría ejercer ninguno de los derechos que otorga la legislación toda vez que su actuación estaría fuera del ordenamiento jurídico guatemalteco.

La ley es clara al indicar que no es necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Intelectual, para ejercer los derechos que la ley otorga al titular de un nombre comercial.  Sin embargo, como ya he señalado el titular de un nombre comercial puede solicitar su inscripción en el Registro y la misma se efectuará sin perjuicio de mejor derecho de tercero.  En este caso el registro tiene carácter declarativo (ya que el derecho nace con el uso y solo después se efectúa el registro)  y vigencia indefinida.  El registro se puede extinguir únicamente si se clausura el establecimiento o hay una suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses.  

            El procedimiento de registro de un nombre comercial en el Registro de Propiedad Intelectual, es el mismo que se sigue para el registro de las marcas, en lo que le es aplicable.  Sin embargo, vale la pena señalar que al registro del nombre comercial  no les aplicable la clasificación de niza, que es propia de la marcas. Volver a desarrollar el procedimiento, sería redundar en lo expuesto en el capitulo anterior, por lo que omitiré todos los pasos de su registro.

            Lo que si es importante resaltar, es que al finalizar el trámite el Registro entrega al titular el certificado de registro del nombre comercial que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que en todo caso debe contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente.  Siempre es importante mencionar que los registros de nombres comerciales se hacen sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante del mismo.  Lo anteriormente señalado es importante para efectos de este estudio, puesto que un nombre comercial registrado ha llevado el procedimiento del registro de una marca, pero puede que exista ya una marca similar o igual al nombre comercial registrado  en el mercado o viceversa.  De esto es de lo que me ocuparé en buena parte en el presente estudio.

IV. LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UN NOMBRE COMERCIAL Y SUS ALCANCES.

            Corresponde entonces, que aborde el tema del alcance jurídico que tiene quien ostenta la titularidad del derecho exclusivo del nombre comercial.  Y es que el titular de un nombre comercial, goza en Guatemala de los derechos que al titular de una marca registrada otorga el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, y particularmente, puede actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.  La protección del nombre comercial, incluye, asimismo, el derecho de su titular a oponerse al registro de una marca o señal de publicidad comercial u otro signo distintivo que afecte su derecho.  Todo lo anteriormente indicado, se encuentra regulado en el artículo 73 de la Ley de Propiedad Industrial. 

            Al analizar detenidamente el artículo 73 de la ley de propiedad industrial, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

            a.  Que el titular de un nombre comercial, puede ejercer acciones civiles y penales de las que le permite nuestra legislación para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico a su nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante;

1.  Que el titular del nombre comercial puede ejercer las acciones antes indicadas, siempre y cuando el tercero utilice un signo distintivo (marca, señal de propaganda, etc.) que sea susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa que tiene el nombre comercial  o con sus productos o servicios;
2. Que aunque para el registro del nombre comercial, no es aplicable la clasificación de bienes o servicios que se utiliza para el registro de las marcas, el titular del nombre comercial, puede oponerse al registro de una marca o señal de publicidad comercial u otro signo distintivo que afecte su derecho, lo que se traduce en que pueda oponerse cuando el distintivo que se desea registrar, sea  susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa que tiene el nombre comercial  o con sus productos o servicios.

            Tal y como he señalado, el titular de una marca goza de los mismos derechos que el titular de un nombre comercial, por lo que es necesario remitirme al artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial que se refiere a los derechos que otorga la ley al titular de una marca.  Con base entonces, en la norma anteriormente citada,  los derechos del titular de un nombre comercial, son los que trataré ahora, haciendo la salvedad de que el artículo se debe interpretar y aplicar bajo el contexto de lo que es y significa el nombre comercial, como uno de los elementos de la empresa, razón por la cual cuando sea necesario haré una pequeña anotación al pie para hacer las anotaciones que considere pertinentes.  En consecuencia el titular de un nombre comercial tiene los siguientes derechos:

a) Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, incluidas indicaciones geográficas, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la marca del titular, en los casos en los que dicho uso daría como resultado la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluida una indicación geográfica para identificar productos o servicios idénticos, se supondrá que existe la probabilidad de confusión[18];

b) Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas indicaciones geográficas, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación de marcas, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o impliquen un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o puedan provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;

c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas, por parte de un tercero no autorizado, en los casos siguientes:

1) Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se supondrá que existe confusión;

2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el riesgo de asociación de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o

3) Para identificar productos idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca muy conocida, que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, si y cuando dicho uso pudiera indicar una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca, lo que podría probablemente erosionar el interés del titular de la marca muy conocida.

d) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal c) que antecede;
e) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos;

f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables;

g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en las literales c) y d) de este artículo y también, contra quienes:

1) Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;

2) Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;

3) Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia de que contienen el producto original; y

4) Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en su contra.

h) Exigir la intervención de las autoridades competentes a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles infracciones y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; e

i) Exigir la intervención de la autoridad judicial competente, la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva.

Como se puede advertir la protección que la ley otorga al titular de un nombre comercial es muy amplia y no es necesaria su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual para gozar de estos derechos.  En definitiva el legislador, le da al titular de un nombre comercial una protección jurídica muy amplia para evitar que se registre un signo distintivo idéntico o semejante cuando ellos sea susceptible de provocar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.