LAS MARCAS COMO SIGNOS DISTINTIVOS.

I. CONCEPTO DE MARCA.

            La marca es un signo distintivo, de esto no hay duda alguna. Por lo mismo, se hace preciso abordar qué se debe entender como signo distintivo. Los signos distintivos [1] “son las señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercando y diferenciarse de sus competidores. Sin embargo, no todos los elementos que utilizan los empresarios para identificar en el mercado sus productos, sus locales o su actuación, son susceptibles de protección mediante el sistema de la propiedad industrial, sino sólo aquellos que expresamente señala la ley. De Acuerdo con la legislación, un signo distintivo puede ser una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de publicidad y una denominación de origen.” De manera que, las marca viene a ser uno de los tipos de signos distintivos, en donde estos son el genero y ésta una especie de aquellos. Partiendo de que las marcas son signos distintivos, puedo entonces proceder a tratar el concepto de marca.

            Existen distintos conceptos de marca como signo distintivo, incluso en la Ley de Propiedad Industrial el legislador nos proporciona una, pero cuando se trata del buscar un concepto en esta materia, se dice que es  la[2] “señal o distintivo que el fabricante pone a los productos característicos de su industria” , el anterior concepto se refiere más que todo a marca de fabrica, porque como marca también se puede entender [3] “ todo lo que se hace o pone en persona, animal o cosa para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras múltiples aplicaciones”. Definitivamente, para efectos del estudio nos interesa más la definición de marca de fabrica, puesto que se acerca más al objeto del estudio, aunque no por ello dejaré de mencionar las otras clases. Las marcas hoy en día y en sí la propiedad intelectual, ha avanzado a gran velocidad. Hoy las marcas van desde la combinación de palabras, hasta las olfativas, sonoras y otras que  siempre y cuando tengan aptitud distintiva pueden ser usadas como marca.  El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (que ya no está vigente) indicaba que marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio grafico o material,  que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular. Aunque el convenio antes citado, ya no esta vigente consideré importante citar el concepto que tenía de marca en su artículo 7 puesto que es muy claro. En definitiva pues, una marca [4] “es cualquier signo que permite distinguir, en el mercado, los bienes o servicios producidos o prestados por una persona de los de otra.” En la Ley de Propiedad Industrial (decreto 57-2000) el legislador indica que a los efectos de la ley se entenderá como marca “todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra que pueda ser objeto de una representación gráfica”. Como se puede analizar, la marca puede estar constituida por cualquier signo o expresión que sirva para individualizar y distinguir un producto o servicio, por ello se afirma que [5] “la marca es pues el signo distintivo de los productos o servicios o, dicho en otras palabras, la contraseña con la cual el empresario diferencia el resultado material o tangible de su actividad económica. La finalidad esencial de la marca no es dar a conocer la empresa ni hacer su propaganda, sino formar una clientela para el producto, proporcionando a todos las posibilidad de identificar en el mercado, mediante la contraseña, las mercaderías o servicios prestados”. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que las marcas además de cumplir una función de distintividad entre las mercancías y servicios que se ofrecen en el mercado, pueden cumplir otras funciones relevantes para fomentar la competencia y proteger al consumidor, tales como la indicación del origen empresarial del producto o servicio y la garantía de cierta calidad. Precisamente por esta última razón es que las marcas se deben tener tutela jurídica adecuada.

II. CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

            Existen distintas clasificaciones de la marcas, pero he encontrado una clasificación muy completa que para efectos del estudio será muy útil, puesto que al tratar tema de estudio al referirme al termino marca, necesariamente me estaré refiriendo a algunas de ellas. Y es que [6] “en la legislación comparada y en la doctrina se distinguen varias clases de marcas:

a)    Marcas de productos y marcas de servicios, las primeras son las que recaen sobre las mercaderías o, en otros términos, sobre toda cosa susceptible de circular en el mercado; las segundas, las que se refieren a la prestación de ciertas actividades. (…)

b)   Marcas de fábrica y marcas de comercio, según se utilicen por el productor o por el comerciante. Las primeras también se llaman marcas industriales.

c)    Marcas registradas y marcas de hecho, distinción que se basa en la circunstancia de que la marca se haya o no registrado en la oficina estatal correspondiente. (…)

d)   Marcas individuales y marcas colectivas, las primeras son aquellas que utiliza únicamente el empresario al cual corresponden; las segundas, las que usan varios empresarios miembros de una colectividad para distinguir productos de un tipo determinado. (…)

e)    Marcas industriales, de comercio o agrícolas, según que  amparen productos de la industria o de la agricultura o que expenda un comerciante (…)

f)     Marcas de Comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien sea su  productor. (…)

g)   Marcas de servicios son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías.

h)   Marcas colectivas que son las adoptadas por coorperativas, sindicatos, asociaciones gremiales y demás entidades públicas o privadas similares, aunque no tengan empresa o establecimiento, para distinguir los productos, mercancías o servicios de todos los individuos que forman parte de las mismas y las que adopten las empresas establecidas en una determinada demarcación político territorial, par distinguir un determinado producto, mercancía o servicio peculiar de dicha demarcación”. 

      En la Ley de Propiedad Industrial no existe una clasificación de las marcas, como la que he desarrollado. La ley reconoce principalmente tres clases de marcas: las marcas individuales, las marcas colectivas, y las marcas de certificación.

      Otra forma de clasificar las marcas, es dependiendo de los elementos que se utilicen para formar una marca, y en consecuencia también se puede decir que las marcas pueden ser [7]: “a) Denominativas, cuando están integradas exclusivamente por palabras, nombres, frases, letras o cifras; b) Figurativas, cuando están constituidas exclusivamente por figuras, retratos, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones o disposiciones de colores y otros signos similares;  c) Mixtas, cuando están integradas por elementos denominativos y figurativos; y d) tridimensionales, cuando están integradas por elementos, que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales comerciales en los que venden los productos o prestan los servicios”.

      Las anteriores clasificaciones, me bastan y son un referente importante para encajar el punto fundamental del estudio, por lo que habiendo agotado esta parte, pasare a explicar el procedimiento de inscripción de la marca en Guatemala.

III. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

            Ahora bien, toca entonces abordar el tema del registro de una marca en Guatemala. El registro se lleva a cabo ante el Registro de la Propiedad Intelectual el cual depende del Ministerio de Economía, y para ello hay que seguir el procedimiento regulado en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.  El procedimiento me permito explicarlo detalladamente a continuación:

1.  DE LA SOLICITUD:  (Artículo 22 Ley de Propiedad Industrial)

            Se debe presentar una solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual. Dicha solicitud contendrá: a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha representación;
b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;
c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español; e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con indicación del número de la clase; y
f) Las reservas o renuncias especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones.

Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar:

a) El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria;
b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria;
c) El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.

En una solicitud sólo podrá incluirse productos o servicios comprendidos en una clase. Si se desea registrar la misma marca en más de una clase, deberá presentarse una solicitud por cada una.

2.  DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD:  (Artículo 23 Ley de Propiedad Industrial)

En algunas solicitudes se deben acompañar algunos anexos que tienen que ver con autorizaciones o comprobantes de pago, entre otros, por lo que la ley establece que con la solicitud deben presentarse: 

a)    Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l) y m) del párrafo uno del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y en las literales d) y e) del artículo 21 del mismo cuerpo legal, cuando fuese pertinente; b) El comprobante de pago de la tasa establecida; y c) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c) del párrafo uno del artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial. d) en el caso de marcas sonoras o auditivas, tres ejemplares de su reproducción en material de apoyo y e) en el caso de marcas olfativas y si se presentaran con la solicitud original, tres copias de la formula química o procedimiento.

3.  DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:  (Artículo 24 Ley de Propiedad Industrial)

Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos:

a) Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificaciones en el país;
b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o, I. tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca; II. Tratándose de marcas sonoras o auditivas, se acompañará de una copia de su reproducción en material de apoyo; y III. Si se trata de marcas olfativas, deberá acompañarse de material de apoyo que puede incluir copia de la fórmula química o procedimiento.
c) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y
d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida.

4.  EXAMEN DE FORMA Y FONDO: (Artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial)

El Registro procede a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial (que se refiere a que se cumpla con las formalidades de las solicitudes y en lo que resulte pertinente con lo dispuesto por los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil que se refieren a toda primera solicitud)  y luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los artículos 20 y 21 de la ley de Propiedad Industrial, los que se refieren a las marcas que son inadmisibles por razones intrínsecas y por derechos de terceros, a las que me referiré en el siguiente capítulo.

Si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el Registro estableciera que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se tendrá por abandonada la solicitud.

Si al efectuar el examen el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en la Ley de Propiedad Industrial, notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, o si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

5.  DE LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.  (Artículo 26 de La Ley de Propiedad Industrial)

            Una vez efectuado el examen al que me he referido anteriormente, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro emitirá el edicto correspondiente el que deberá publicarse en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

El edicto deberá contener:

a) El nombre y domicilio del solicitante; b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese; c) La fecha de presentación de la solicitud; d) El número de la solicitud o expediente; e) La marca tal como se hubiere solicitado, y en caso de una marca sonora o auditiva, su descripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene disponible para las partes interesadas un ejemplar del material de apoyo de su reproducción para su consulta si se tratare de una marca olfativa, la despcripción gráfica, haciendo constar que el Registro tiene a disposición de los interesados un ejemplar del material de apoyo para su consulta; f) Una enumeración de los productos o servicios por sus nombres que distinguirá la marca correspondiente; g)  La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca; y h) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para el efecto.

Dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación del edicto, el solicitante deberá presentar al Registro la parte pertinente de los ejemplares del diario oficial en donde el mismo apareció publicado. El incumplimiento de esta disposición tendrá como efecto que la solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho.

6.  DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO: (Artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial)

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Industrial.

De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses. La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados anteriormente.

Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes.

El Registro a solicitud y a costa del interesado deberá compulsar las certificaciones y emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposición o de la contestación de la misma para agregarlos al expediente.

7.  DE LA RESOLUCIÓN FINAL E INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.  (Artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial)

Transcurrido el plazo para formular oposición sin que se hubiere presentado oposición alguna, el Registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva, se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de su registro. 

Si se hubiere presentado oposición dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, el Registro la resolverá en forma razonada, valorando las pruebas aportadas.  Si se hubiere presentado más de una oposición, el Registro las resolverá en forma conjunta.  Si la resolución fuere favorable a la solicitud y estuviere firme; el Registro procederá a inscribir la marca.

Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que se hubiese notificado al solicitante la resolución mencionada en el párrafo anterior, éste no acredita el pago de la tasa de inscripción, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la solicitud.

Finalmente el Registro entrega al titular el certificado de registro de la marca que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que en todo caso debe contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente.  Siempre es importante mencionar que los registros de marcas se hacen sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.  Lo anteriormente señalado es importante para efectos de este estudio, puesto que una marca registrada ha llevado todo este procedimiento, pero puede que exista un nombre comercial similar o igual a la marca registrada ya en el mercado o viceversa.  De esto es de lo que me ocuparé en buena parte en el presente estudio.

IV. DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA UNA MARCA REGISTRADA.

Fundamentalmente, la inscripción de una marca otorga a quien la obtiene la propiedad y el derecho a su uso exclusivo en los productos o servicios para los cuales expresamente solicitó y obtuvo.

            El artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que el registro de una marca otorgará a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los derechos de:

a) Impedir que todos los terceros que no gocen del consentimiento del propietario, empleen en ejercicio del comercio, signos idénticos o semejantes, incluidas indicaciones geográficas, para productos y servicios que se relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la marca del titular, en los casos en los que dicho uso daría como resultado la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluida una indicación geográfica para identificar productos o servicios idénticos, se supondrá que existe la probabilidad de confusión;

b) Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas indicaciones geográficas, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación de marcas, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o impliquen un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o puedan provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida la marca;

c) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o una marca distintiva idéntica o semejante, incluidas las indicaciones geográficas, por parte de un tercero no autorizado, en los casos siguientes:

1) Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, en el entendido de que en el caso del uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se supondrá que existe confusión;

2) Con respecto a envolturas, empaques, embalajes, botellas, latas, cajas o el acondicionamiento de dichos productos, cuando esto pudiere provocar confusión, el riesgo de asociación de la marca con ese otro producto o el debilitamiento de su fuerza distintiva; o

3) Para identificar productos idénticos o semejantes a los que se identifican con una marca muy conocida, que esté o no registrada, cuando dicho uso pudiera causar confusión, o, en el caso de productos o servicios diferentes, si y cuando dicho uso pudiera indicar una conexión entre dichos productos o servicios y el titular de la marca, lo que podría probablemente erosionar el interés del titular de la marca muy conocida.

d) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o ingreso de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal c) que antecede;

e) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o ingresos indebidos;

f) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar penalmente a los responsables;

g) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en las literales c) y d) de este artículo y también, contra quienes:

1) Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;

2) Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;

3) Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia de que contienen el producto original; y

4) Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en su contra.

h) Exigir la intervención de las autoridades competentes a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y para evitar posibles infracciones y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; e

i) Exigir la intervención de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, cuyo uso es susceptible de causar confusión o el riesgo de asociación o que debilite o afecte su fuerza distintiva.

            Para efectos de lo dispuesto en la literal e) del artículo 35 antes citado, el artículo 35 Bis de la Ley de Propiedad Industrial establece que los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de una marca distintiva en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad penal:

1) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en las literales c) y g) del artículo 35 de la Ley de Propiedad industrial.

2) Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y

3) Usar la marca en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente de los medios en que se realice, si produce un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

            Habiendo analizado los derechos que se confieren al titular de la marca, es preciso tratar ahora el tema de las limitaciones que se tienen, ya que si bien es cierto se adquieren ciertos derechos, éstos tienen sus límites.  Por disposición del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:

a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y

c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

            Por otra parte, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo anterior, la ley dice que se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Además nuestra legislación establece que cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.

Asimismo, es de suma importancia indicar que nuestra legislación, es muy determinante al establecer que no podrá inscribirse en un registro público, una empresa o una persona jurídica, cuyo nombre, razón social o denominación incluya un signo distintivo protegido a nombre de un tercero, si con ello se pudiera causar confusión, salvo que ese tercero de su consentimiento escrito.  Por la norma anteriormente comentada, se puede concluir que un nombre comercial no puede ser igual a una marca, y en caso de existir, bien podría el titular de una marca oponerse al nombre comercial que es igual a su marca.